In het economisch verkeer speelt het merkenrecht een immer belangrijkere rol. Dus ook in de IT-sector en daarom aandacht voor enkele saillante ontwikkelingen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld grijze of parallelle import in Europa verboden. Met de komst van Internet en het daarmee gepaard gaande gebruik van domeinnamen is bovendien een leuke juridische discussie ontstaan over de vraag in hoeverre het merkenrecht hier van toepassing is.
Voor de verdere eenwording van de interne markt heeft de Europese Unie in 1994 de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk uitgevaardigd (EG 40/94). Op basis van deze verordening is het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne markt opgericht. Het bureau, beter bekend onder de naam Europese Merkenbureau, heeft zijn domicilie in Alicante. Bij dit Bureau kunnen sinds 1 april 1996 gemeenschapsmerken worden aangevraagd. Dankzij de verordening kan met één enkele aanvraag een merk voor de hele EU worden verkregen en is dat merk tegelijkertijd met één geheel van regels te beschermen. Opgemerkt dient te worden dat het gemeenschapsrecht inzake merken niet de nationale wetgeving van de afzonderlijke Europese lidstaten heeft vervangen; zij bestaan naast elkaar.
Het enorme succes van het gemeenschapsmerk heeft het Bureau verrast. Er zijn grote problemen ontstaan bij het verwerken van het aantal aanvragen. In 1996 werden er 43.200 aanvragen ingediend, terwijl men er 15.000 verwachtte.
Benelux Merkenbureau
Op 1 januari 1996 trad het op 2 december 1992 gesloten protocol in werking over de wijziging van de uniforme Beneluxwet op de Merken. Hiermee werd de bescherming van een merkhouder beter. Het opvallendste verschil met de oude wet is de ‘inhoudelijke ambtshalve toetsing’ van gedeponeerde merken. Deze bevoegdheid is toegekend aan het Benelux Merkenbureau. Tot 1 januari 1996 was het Bureau passief en kon de deposant ieder gewenst merk deponeren. Door de toetsing kan het Benelux Merkenbureau een merk weigeren dat ‘onvoldoende onderscheidend vermogen heeft’. Voorbeelden daarvan in of gerelateerd aan de IT-branche zijn: ‘Direct Info’ voor zakelijke en administratieve diensten, ‘Euromedia’ voor telecommunicatie, ‘Hypermedia’ voor zakelijke en administratieve diensten en telecommunicatie, ‘Multi Media Kabel’ voor telecommunicatie, ‘Dataselect Businessnet’ voor zakelijke en administratieve diensten en ‘Software Release’ voor computerprogramma’s.
Onlangs publiceerde het Haagse Gerechtshof de uitspraak van de eerste beroepsprocedure tegen een dergelijke weigering. Het ging daarbij om het merk Bio Claire voor zuiveringsproducten en -diensten. Het Hof oordeelde, net als eerder het Benelux Merkenbureau, dat dit merk voor de aangewezen diensten/producten onvoldoende onderscheidend vermogen had.
Universele uitputting
Een andere belangrijke regeling in het vernieuwde Benelux merkenrecht vormt de zogenoemde ‘gemeenschapsuitputting’ in tegenstelling tot de ‘universele uitputting’. Een hoofdregel van merkenrecht is dat de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik van het merk. Daaronder valt ook het verhandelen van een product onder het merk.
Maar dat recht is ten aanzien van elk exemplaar van een product uitgeput nadat het eenmaal door de merkhouder in het verkeer is gebracht: daarna is een ieder in principe vrij het door te verkopen. Dit geldt niet alleen voor exemplaren van het product die door de merkhouder zelf (degene op wiens naam het merk is ingeschreven) in de handel worden gebracht, maar ook indien dat gebeurt door een ander die handelt met toestemming van de merkhouder, bijvoorbeeld een licentiehouder.
Parallelle of grijze import
Onder het oude recht volgens de Benelux Merkenwet, zoals deze tot 1 januari 1996 luidde, en de merkenwetgeving van veel andere Europese landen, gold dit beginsel van uitputting wereldwijd. Wie ergens ter wereld producten inkocht die door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer waren gebracht, was vrij deze in de Benelux in te voeren. Dit verschijnsel heet parallelle import of grijze import.
Sinds 1 januari 1996 is dit, als gevolg van wijzigingen van de Benelux Merkenwet, anders: het merkrecht is slechts uitgeput ten aanzien van exemplaren van het product die door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. ‘Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is’, aldus art. 13A lid 8 Benelux Merkenwet.
Hieruit kan worden afgeleid dat producten die door de merkhouder of zijn licentienemer buiten de EG in het verkeer zijn gebracht, niet vrij geïmporteerd kunnen worden in de Gemeenschap. In dat geval is het merkrecht namelijk niet uitgeput en vormt de import derhalve inbreuk op het geregistreerde merkrecht in het desbetreffende EG-land.
Uitstapje naar Amersfoort
Waar de wet zegt ‘in de Europese Gemeenschap’ moet worden gelezen: in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER). Die ‘ruimte’ omvat, buiten de huidige EU-lidstaten, ook Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en de Nederlandse Antillen.
Deze wijziging van het uitputtingsysteem van het merkrecht is een protectionistische maatregel ten gunste van merkhouders binnen de Europese Unie. Europese ondernemingen die hun producten ook buiten de EG afzetten (dikwijls goedkoper), kunnen in de EU rustig hogere prijzen blijven vragen zonder geconfronteerd te worden met parallelle import van hun eigen product tegen lagere prijzen. Maar ook ondernemingen van buiten de EU, die in hun eigen land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, lagere prijzen voor hun producten hanteren, kunnen in de EU ongestoord hogere prijzen blijven vragen, mits zij uiteraard hun merken in de Benelux hebben geregistreerd.
Een klein uitstapje buiten het merkenrecht: hetzelfde nieuwe protectionistische systeem geldt ook voor auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. Over parallel geïmporteerde computerprogramma’s is vorig jaar een uitspraak gedaan in de zaak Novell/America Direct (Pres. Rechtbank Den Haag, 7 juli 1995, IER 1995, blz. 172). Ook in deze zaak werd parallelle import vanuit de VS verboden. Producten waarop zogenoemde ‘naburige rechten’ rusten, zoals opnames van prestaties van uitvoerende kunstenaars, vallen eveneens onder het nieuwe systeem. De rechtszaak tegen de CD-verkoper De Haard uit Amersfoort betrof parallel geïmporteerde CD’s waarop naburige rechten rustten. In de toekomst gaat de regeling ook gelden voor databanken.
Ouders of ouders
Met de komst van Internet en het daarmee gepaard gaande gebruik van domeinnamen voor de verschillende sites, rijzen vele vragen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Door de registratie van een domeinnaam bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland wordt nog geen merkrecht verkregen in de zin van de Benelux Merkenwet. Een dergelijke domeinnaam kan echter wel inbreuk maken op het merkrecht van iemand anders. In verband daarmee is onlangs door het Hof Amsterdam een belangwekkend arrest gewezen.
Spaarnestad, uitgeverij van het tijdschrift ‘Ouders van Nu’ heeft deze titel als merk geregistreerd. Zij spande een kort geding aan tegen het elektronische tijdschrift ‘Ouders Online’. De uitgever van dit elektronische tijdschrift had als domeinnaam http://www.ouders.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinregistratie. Tevens had zij ‘Ouders Online’ als woordmerk gedeponeerd. Spaarnestad stelde dat Ouders Online inbreuk maakte op haar merkrecht door het gebruik van de tekens ‘Ouders’ (als domeinnaam) en ‘Ouders Online’.
In eerste aanleg had de president van de rechtbank in Amsterdam overwogen dat hier sprake was van soortgelijke waren in de zin van de Benelux Merkenwet. Ouders Online was in feite ook een tijdschrift, zij het dat het geopenbaard werd op Internet. Een domeinnaam moest volgens de president in dit geval worden aangemerkt als gebruik van waren en niet als gebruik van een adres. Spaarnestad werd uiteindelijk in het ongelijk gesteld, omdat het overeenstemmende gedeelte van beide namen, te weten ‘ouders’, in overwegende mate beschrijvend was voor de inhoud van het tijdschrift. De beschermingsomvang van het merk van Spaarnestad was volgens de president gering. Dat het merk door inburgering een groot onderscheidend vermogen had gekregen, werd door de president niet aangenomen. De auditieve en visuele gelijkenis tussen tekens en merk werd te klein geacht.
Domeinnaam als merk
Spaarnestad ging tegen dit vonnis in beroep bij het Hof. Het Hof overwoog dat het merk ‘Ouders van Nu’ weliswaar door inburgering een groot onderscheidend vermogen had gekregen, maar dat de inburgering niet aannemelijk was gemaakt voor het bestanddeel ‘ouders’. Het Hof wees er op dat het teken ‘ouders’ de enige manier is om die doelgroep aan te duiden en dat het weinig onderscheidend is nu het aan de gangbare taal ontleend is. Ook het Hof oordeelde dat er in dit geval niet gesproken kon worden van een inbreuk op het merkrecht van Spaarnestad.
Samenvattend kan gezegd worden, dat de botsing tussen domeinnamen en merken niet tot geheel andere overwegingen van de rechter leidt dan in zaken waarin het gaat om twee merken.
Men zij er dus op bedacht dat er geen merkenrechtelijke bescherming verkregen wordt door de registratie van de domeinnaam bij de Stichting Internet Domeinregistratie. Het verdient daarom aanbeveling om een domeinnaam, mits onderscheidend, tevens te deponeren als merk. Het best kan hiervoor een zogenaamde merkengemachtigde worden ingeschakeld.
Mr F.V.B.M. Mutsaerts
advocaat bij Derks, Star Busmann, Hanotiau – advocaten, notarissen & belastingadviseurs
Utrecht
